Un peu de droit sur les marques et les noms de domaine

La vie d’une société et d’un site internet peut être semée d’embûches et les écueils juridiques en font malheureusement partie. Dans cette optique, en complément de cet article, nous vous conseillons notre formation Droit Numérique/Web. Que faire si demain, quelqu’un s’avise d’enregistrer votre marque comme nom de domaine ou au contraire dépose une marque qui reprend votre nom de domaine ? Plus fréquentes qu’on ne croit, voici quelques idées pour parer à ces pratiques.

Quelqu’un a enregistré ma marque comme nom de domaine, que faire ?

Vous possédez un droit de propriété sur votre marque qui est protégée dès son enregistrement à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou son homologue mondial l’OMPI. Si quelqu’un enregistre cette marque comme nom de domaine, vous pourrez demander le transfert de ce nom de domaine en suivant l’une des 3 procédures suivantes :

• la procédure UDRP pour les extensions .com, .net, .org, .biz, .name et .info (un modèle de plainte UDRP est disponible en ligne)
• la procédure PARL pour les noms de domaine en .fr
• la procédure ADR pour les .eu

– Vérifiez si la marque est déposée sur le site de l’INPI –

Dans la procédure UDRP, vous devrez démontrer que le nom de domaine enregistré est identique à votre marque ou qu’on peut le confondre aisément avec votre marque ; que la personne qui l’a enregistré n’a pas d’intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine ; que cet enregistrement est un acte de mauvaise foi.

Une fois la plainte envoyée à l’organe de médiation et un délai de 2 mois écoulé, la commission rendra une décision soit en votre faveur (avec injonction de vous transférer le nom de domaine ou d’annuler l’enregistrement) soit en faveur du titulaire du nom de domaine.

La procédure PARL est plus large car elle ne protège pas que la marque mais aussi le nom commercial (non déposé comme marque).

Si ces procédures permettent de régler la question dans un délai plus court et à moindre frais, elles n’empêchent pas d’intenter d’autres actions en justice. Pour éviter tout problème, il est préférable en amont de déposer son nom de domaine en même temps que sa marquer à l’INPI.

Quelqu’un a déposé une marque reprenant mon nom de domaine, que faire ?

Vous exploitez depuis plusieurs années un nom de domaine qui représente votre société en ligne. Vous recevez aujourd’hui un courrier vous demandant de ne pas renouveler votre nom de domaine car la marque correspondante a été déposée. Le nom de domaine n’est pas protégé par la propriété intellectuelle mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire. En entamant une action sur la base de l’article 1382 du Code civil (Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.), le juge va prendre en considération 2 éléments :

• le fait que votre enseigne ou nom commercial soit connu à une échelle nationale
• le fait que cette marque nouvellement créée génère un risque de confusion dans l’esprit du public

Vous pourrez ainsi espérer recevoir des dommages et intérêts.

Cybersquatting et typosquatting, que faire ?

Le cybersquatting est une pratique consistant à enregistrer des noms de domaine correspondant à des noms de célébrités, des marques n’ayant pas encore de site, etc. dans l’espoir de les revendre contre écu sonnant et trébuchant.

– Le règlement à l’amiable avant d’aller en justice ? –

Le typosquatting est une variante consistant à enregistrer un nom de domaine quasi-identique à un autre nom de domaine avec une faute d’orthographe ou un « s » en moins ou en plus. Le même article 1382 du Code civil permettra d’intenter une action en concurrence déloyale mais il faudra là aussi démontrer une faute (un acte contraire aux usages loyaux du commerce) et que cette faute est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public.

3 clés pour éviter les problèmes de ce genre

Il existe une large jurisprudence sur tous ces cas mais le pouvoir d’appréciation du juge est très important pour apprécier les fautes, les risques de confusion, et l’issue d’une affaire n’est jamais garantie.

Si vous avez la chance de n’être qu’au début de votre projet, voici 3 points auxquels faire attention :

• Déposez votre marque avec un nom de domaine attaché
• Surveillez Internet pour repérer un éventuel typosquatting
• Vérifiez, avant de déposer un nom de domaine, qu’aucune marque (base marques de l’INPI) n’est associée ou qu’un autre nom de domaine n’est pas trop similaire

Quelques sources pour aller plus loin :

• La fiche de l’INPI sur la protection des éléments d’un site internet
• Le site de l’AFNIC sur la procédure alternative de règlement des litiges (PARL)
• Un article très complet sur le blog de Maître Murielle Cahen